공공조달 특허 분쟁 위험? '선택발명'부터 '결합발명'까지 김차장의 실전 체크리스트

안녕하십니까, 모두입찰 특허전략연구소입니다. 공공조달 시장에서 기술력은 곧 경쟁력이라는 말, 아마 귀에 못이 박히도록 들으셨을 겁니다.

특히 조달 납품기업에 특허는 사업의 중요한 방패이자 때로는 강력한 무기가 되기도 하지요. 그런데 여러분이 어렵게 등록한 특허, 혹시 예상치 못한 '함정'에 빠져 무효가 될 수도 있다는 사실을 알고 계신가요?

특히 기존 기술에서 특정 범위를 선택하거나, 여러 기술을 조합한 형태의 특허가 조달 시장에 많습니다. 이런 발명들은 법원에서 그 '진보성'을 매우 엄격하게 판단하기 때문에, 실무자들이 꼼꼼히 챙기지 않으면 심각한 문제로 이어질 수 있습니다.

오늘은 조달기업 실무자가 당장 내일 아침 회사에서 확인해야 할 특허 체크포인트를 모두입찰 특허전략연구소의 전문적인 시각으로 짚어드리겠습니다.

바쁜 대표님과 실무자를 위한 핵심 브리핑

• 선택발명 특허는 출원 단계부터 현저한 효과를 명세서에 수치로 담아야 합니다.
• 마쿠쉬 형식 청구항은 일부 선행기술만 있어도 전체 진보성이 부정되지 않도록 대비하세요.
• 결합발명은 단순히 합친 것 이상으로 '예측 불가능한 시너지 효과'를 입증하는 것이 핵심입니다.
• 특허 무효 심판에 대비하려면 명세서 자체가 가장 강력한 방어 무기라는 점을 기억하십시오.

공공조달 참여 기업의 '선택발명' 특허, 어떤 점을 봐야 할까요?

공공조달 시장에는 기존 기술의 넓은 범위 안에서 특정 일부분을 골라내 특허를 받는 '선택발명'이 많습니다. 예를 들어, 선행기술이 '탄소수 1부터 20까지의 모든 알킬기'를 다루고 있을 때, 우리 회사는 그중 '탄소수 3에서 5까지'를 특정하여 특허를 받는 경우입니다.

이런 유형의 특허는 새롭다는 점은 인정될 수 있습니다. 하지만 핵심은 얼마나 '진보적인가' 하는 부분입니다.

법원은 선택발명의 진보성을 인정하기 위해 두 가지 매우 엄격한 요건을 요구합니다. 첫째, 우리가 선택한 좁은 범위가 기존 기술에 구체적으로 언급된 적이 없어야 합니다.

둘째, 선택된 범위에서 예측하기 어려운, 현저하게 우수한 효과가 나타나야 합니다. 이 두 가지를 모두 충족해야만 진보성이 인정됩니다.

여기서 중요한 것은 '현저히 우수한 효과'라는 기준입니다. 단순히 기존 기술보다 조금 더 좋다는 정도로는 부족합니다.

질적으로 완전히 다르거나, 양적으로 월등히 뛰어난 수준이어야만 인정받을 수 있습니다. 조달기업이라면 경쟁사와의 기술 우위를 입증하기 위해 이 부분을 특히 신경 쓰셔야 합니다.

선택발명 특허 위험

'선택발명'의 효과, 특허 명세서에 어떻게 기재해야 합니까?

선택발명의 현저한 효과는 특허 출원 시 명세서에 명확히 기록되어 있거나, 명세서 내용 전체를 통해 자연스럽게 추론 가능해야 합니다. 나중에 소송 단계에서 뒤늦게 실험 자료를 제출하는 방식으로는 인정받기 어려운 경우가 많습니다.

대법원 판례를 보면, 정량적인 실험 데이터가 명세서에 직접 없더라도, 그 효과가 통상적인 기술 상식을 훨씬 뛰어넘는다는 점이 명세서 전체를 통해 파악된다면 진보성이 인정될 수도 있다고 합니다. 하지만 이는 예외적인 경우로, 대부분의 실무 상황에서는 수치 비교 데이터가 없는 막연한 서술로는 심판에서 불리해질 수밖에 없습니다.

결국 조달 납품기업은 특허를 출원할 때부터 기존 기술과 비교한 실험 데이터를 명세서에 상세하게 담아두어야 합니다. 이는 나중에 경쟁사가 특허 무효 심판을 청구했을 때, 우리 회사의 특허를 방어할 수 있는 가장 강력한 첫 번째 무기가 될 것입니다.

마쿠쉬 청구항 전략

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'마쿠쉬 형식 청구항', 화학·소재 기업은 무엇을 주의해야 하나요?

화학, 소재, 그리고 의약품 분야에서 조달 납품하는 기업들이 자주 사용하는 특허 방식 중 하나가 바로 '마쿠쉬(Markush) 형식 청구항'입니다. 이는 "다음 중 하나 이상의 화합물"과 같이 여러 가능한 선택지를 하나의 청구항으로 묶어서 표현하는 방식입니다.

이러한 마쿠쉬 형식 특허는 진보성을 판단할 때 다소 복잡한 문제가 생길 수 있습니다. 만약 해당 청구항에 포함된 여러 화합물 중 일부에 대해서만 기존 기술이 존재한다면, 나머지 화합물들의 진보성을 별도로 평가해야 하는지 의문이 제기될 수 있습니다.

대법원은 이러한 경우 마쿠쉬 청구항 전체를 구성하는 모든 화합물들을 대상으로 종합적인 검토를 해야 한다고 보았습니다. 따라서 일부 화합물에만 기존 기술이 있다는 이유만으로 청구항 전체의 진보성을 쉽게 부정할 수는 없다는 입장입니다.

이는 관련 분야 조달기업이 청구항을 설계할 때 모든 포함 요소를 고려해 진보성 근거를 탄탄히 마련해야 한다는 점을 시사합니다. 한두 가지 예시만으로 특허 전체가 흔들리지 않도록 치밀한 전략이 필요합니다.

결합발명 시너지 효과

'결합발명' 특허, 두 기술을 합쳤을 때 정말 새로운 발명일까요?

조달 납품기업이 가장 흔하게 출원하는 특허 유형 중 하나가 바로 '결합발명'입니다. 이는 이미 알려진 두 가지 이상의 기술이나 구성요소를 합쳐서 기존에는 없던 새로운 효과를 만들어내는 발명입니다.

특히 건설, 기계, 전기 설비와 같은 분야에서 이런 결합발명을 자주 볼 수 있습니다.

하지만 대법원은 결합발명의 진보성 판단 기준 또한 명확히 제시하고 있습니다. 단순히 여러 기존 기술을 합쳤다고 해서 모두 특허가 되는 것은 아닙니다.

기존 기술들 사이에 그러한 결합을 암시하는 내용이 있거나, 해당 기술 분야의 통상적인 기술자에게 그 결합이 자연스럽게 떠오를 만한 수준이라면 진보성을 인정받기 어렵습니다.

핵심은 '결합에 따른 시너지 효과'입니다. 개별 기술들을 단순히 합쳤을 때 예상할 수 있는 효과를 뛰어넘는, 현저하고 예측 불가능한 시너지가 발생해야 진보성을 인정받을 수 있습니다.

우리 회사의 결합발명 특허를 방어해야 하는 상황이 온다면, 이 '결합 시너지'가 가장 중요한 논거가 될 것입니다.

특허 무효 대비법

실무자가 당장 점검해야 할 특허 체크포인트

앞서 살펴본 '선택발명', '마쿠쉬 형식 청구항', '결합발명'과 같은 특허를 보유한 조달기업이라면, 다음의 네 가지 사항을 반드시 미리 점검하고 준비해야 합니다. 지금 우리 회사의 특허 명세서를 바로 꺼내 확인해 보십시오.

1. 특허 명세서 안에 선행기술 대비 현저하게 우수한 효과를 구체적인 수치 데이터로 비교 기재했는지 확인하십시오. 한 번 출원된 명세서는 나중에 수정하기 매우 어렵습니다.
2. 선행발명이 이미 개시한 범위와 우리 회사 특허가 선택한 범위가 겹치는 부분이 있는지 확인하십시오. 만약 겹친다면, 그 겹치는 범위에서 나타나는 효과의 차이가 명세서에 명확하게 설명되어 있는지 검토해야 합니다.
3. 마쿠쉬 형식 청구항을 보유하고 있다면, 청구항에 포함된 개별 화합물 각각에 대해 선행기술과의 관계를 사전에 정리하고, 일부 화합물에 선행기술이 존재하더라도 청구항 전체의 진보성을 방어할 수 있는 종합적인 논거를 명세서와 별도 자료에 확보해 두었는지 점검하십시오.
4. 결합발명의 경우, 우리 회사가 두 기술을 결합하게 된 동기나 이유가 선행기술 어디에도 나타나지 않는다는 점을 미리 방어 논거로 준비해 두십시오. 기존 기술만으로는 예상할 수 없는 결합의 특별함을 증명해야 합니다.

이러한 점검을 통해 우리 회사의 특허가 혹시 모를 분쟁에 휘말렸을 때도 굳건히 방어할 수 있도록 미리 준비하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q. 우리 특허 명세서에 효과가 '우수하다'고만 적혀있고 구체적인 수치 데이터는 없습니다. 괜찮을까요?

A. 정성적인 표현만으로는 진보성을 인정받기 어렵습니다. 출원 시점부터 선행기술과의 비교 실험 데이터를 명세서에 명확히 기재하는 것이 가장 확실한 방법입니다.

Q. 마쿠쉬 형식 청구항에 포함된 일부 화합물에 대해서만 기존 기술이 있다는 주장이 나왔습니다. 이 경우 특허 전체가 무효가 되나요?

A. 대법원은 청구항 전체의 진보성을 종합적으로 판단하므로, 일부 화합물에 선행기술이 있다고 해서 청구항 전체가 무효가 되지는 않습니다. 하지만 방어 논리 준비는 필수입니다.

이번 칼럼에서 다룬 특허 진보성 이슈는 단순히 법률적 문제를 넘어, 공공조달 사업의 지속 가능성을 결정하는 핵심 요소입니다. 지금 바로 우리 회사의 특허 포트폴리오를 점검하고, 문제가 될 수 있는 부분을 미리 찾아 보완하는 노력이 필요합니다.

특허는 단순한 서류가 아니라 당신의 기술 경쟁력을 지키는 최전선의 방패입니다. 오늘 살펴본 내용을 바탕으로 선제적인 특허 전략을 수립하여 공공조달 시장에서 흔들림 없는 입지를 다지시길 바랍니다.

다음 칼럼에서 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 모두입찰 특허전략연구소였습니다.

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